----（美國）雅培制藥有限公司與汕頭市雅培食品有限公司、朱某商標侵權及不正當競爭案

　　案例名稱：（美國）雅培制藥有限公司訴汕頭市雅培食品有限公司、朱某商標侵權及不正當競爭案

　　原告：（美國）雅培制藥有限公司

　　第一被告：汕頭市雅培食品有限公司

　　第二被告：朱某

　　一審法院：上海市第一中級人民法院

　　一審案號：(2010)滬一中民五(知)初字第9號

　　一審合議庭成員：胡震遠、胡瑜、陸鳳玉

　　一審結案日期：2010年4月22日

　　案由：商標侵權及不正當競爭

　　關鍵詞：商標侵權 馳名商標 惡意注冊商號 不正當競爭

　　涉案法條：

　　《商標法》第十三條、第十四條、第五十二條、第五十六條

　　《民法通則》第四條

　　《反不正當競爭法》第二條

　　《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條

　　爭議焦點：

　　1. 被告是否因突出使用字號而構成商標侵權

　　2. 被告是否因使用近似商標構成商標侵權

　　3. 被告注冊“雅培”字號是否構成不正當競爭

　　審判結論：

　　一、被告汕頭市雅培食品有限公司立即停止使用帶有“雅培”字樣的標識,被告朱某立即停止銷售帶有前述標識的商品；

　　二、被告汕頭市雅培食品有限公司立即停止使用帶有“雅培”字號的企業名稱；

　　三、被告汕頭市雅培食品有限公司賠償原告雅培制藥有限公司經濟損失及合理費用人民幣50萬元人民幣。

　　起訴及答辯：

　　原告雅培制藥有限公司是世界著名的嬰幼兒配方奶粉生產商，“雅培”既是其特有的字號，也是馳名商標，在中國具有極高的知名度和商業價值。原告的“雅培”商標先后在1999年10月和2004年8月注冊于第29類牛奶、奶制品等商品上和第5類嬰兒食品、醫用營養品等商品上。2007年,原告注冊并使用在第5類人用藥品和第29類牛奶制品等商品上的“雅培”標被認定為馳名商標。

　　被告汕頭雅培公司是一家從事糖果和米面制品制造的企業,其股東吳某、張某在明知“雅培”為馳名商標的情況下,將“雅培”惡意注冊為字號。吳某還于2009年在香港惡意注冊了中美雅培(國際)劑藥股份有限公司(以下簡稱中美雅培公司)。被告汕頭雅培公司不僅將上述兩家公司名稱惡意使用在嬰幼兒乳制品上,將“中美:雅培”作為商標使用,而且還在網站(http://zmyapei.com)上對上述“中美·雅培”系列嬰幼兒食品進行宣傳。被告汕頭雅培公司的上述行為足以引起市場的嚴重混淆,使公眾誤認為原、被告之間存在關聯關系,從而不正當地竊取原告馳名商標的聲譽,嚴重侵犯了原告的注冊商標專用權。

　　同時，被告汕頭雅培公司惡意注冊并使用“雅培”字號并在相同產品上使用的行為足以引起市場混淆,構成了不正當競爭。

　　被告朱某經營一家從事百貨零售的經營部,并銷售了上述嬰幼兒食品，亦構成商標侵權。

　　被告汕頭雅培公司未作答辯。

　　被告朱某同意原告第1項訴訟請求。

　　事實認定：

　　一、有關原告享有商標權的事實

　　1999年10月14日,原告經授權注冊“雅培”商標(第1324114號),核定使用商品類別為第29類的牛奶、牛奶制品、食用油、食用油脂,注冊有效期經續展至2019年10月13日止。2004 年8月7目,原告經授權注冊“雅培”商標(第3907887號),核定使用商品類別為第5類的醫用營養品、嬰兒食品等,注冊有效期經續展至2014年8月6日止。

　　2009年4月21日,原告經授權注冊“雅培”商標(第5326593號),核定使用商品類別為第30類的非醫用營養液、非醫用營養粉、非醫用營養膠囊、面粉、谷類制品等,注冊有效期至2019年4月20日止。

　　法院另查明：2001年第4期《中外食品》、2O01年10/11(合刊)《當代醫學》、2004年第6期《食品與生活》、2006年第10期《國際廣告》、2007年11月的《中國經濟周刊》等雜志對原告均進行了正面的宣傳報道,其中2001年第4期《中外食品》中即介紹原告被評為世界500強、美國100強企業。2007年9月13日,國家工商行政管理局商標局在(2007)商標異字第04747號“雅培”商標異議裁定書中認定原告注冊并使用在“人用藥品”、“牛奶制品”等商品上的“雅培”商標為馳名商標。

　　二、有關被告被控商標侵權及不正當競爭行為的事實

　　2008年1月31日，被告汕頭雅培公司經工商核準注冊,所屬行業為糖果、巧克力及蜜餞制造,經營范圍為生產、銷售食糖(葡萄糖)、米面制品(非嬰幼兒米粉)，法定代表人為吳某，注冊資本8萬元。2009年5月27日9中美雅培公司在香港特別行政區注冊成立，創辦成員為吳某。

　　2009年11月26目，原告委托代理人在上海市黃浦公證處公證員的監督下，使用公證處的電腦，接入互聯網，進入 http∶//zmyapei.com網站首頁,網頁左上角顯示“中美·雅培ZM· YAPEI” 標識(中文在上,拼音在下，中文字號明顯大于拼音)，點擊“走進中美雅培”，進入“關于我們”網頁，其中介紹“中美雅培乳業有限公司是長期專業從事嬰幼兒應用食品研究、開發、生產和銷售的跨國集團公司”。“作為領先的嬰幼兒食品制造專家,中美雅培始終致力于制造安全、健康、高質的嬰幼兒食品,直至今日,仍與全球醫藥專家緊密合作,在不同營養領域為嬰幼兒研發生產最適合寶寶的食品。”進入“產品展示”頁面,顯示金裝寶貝奶伴-開胃寶、金裝寶貝奶伴-清火寶、益生元嬰幼兒營養素、益生元牛初素(配方)奶米粉(1段)、益生元牛初素(配方)奶米粉、牛初乳營養素(盒裝)、牛初乳營養素、免疫球蛋白IgG(配方)奶米粉(2段)、免疫球蛋白IgG(配方)奶米粉、胡蘿卜ⅤG粗纖維奶米粉、奶伴、益生元魚肉蔬菜營養米粉等產品。

　　2009年12月4日,原告委托代理人在上海市東方公證處公證員的監督下,到被告朱某經營的上海市閔行區金集百貨經營部(以下簡稱金集經營部)購得牛初乳營養素、益生元牛初素等產品各一份。 上述嬰幼兒食品的包裝盒(罐)正面同樣印有“中美·雅培ZM· YAPEI”標識,背面記載中美雅培公司授權,營銷商汕頭雅培公司(Manufacturer∶ Shantou Abbott Foodstuff Co., Ltd. )、 營運商汕頭雅培公司或者汕頭雅培公司分裝，并介紹產品適用于不同階段的嬰幼兒。其中部分嬰幼兒食品的包裝物背面還記載“網址:www.zmyapei.com”。

　　另查明:金集經營部銷售的上述嬰幼兒食品購自汕頭雅培公司，后者于2009年11月8日曾就此向金集經營部出具產品送貨清單和銷售發票。產品銷售清單上同樣標有“中美·雅培ZM·YAPEI” 標識，并記載了中美雅培公司和汕頭雅培公司的名稱以及汕頭雅培公司的地址。

　　汕頭雅培公司還向金集經營部提供了企業法人營業執照、稅務登記證、食品衛生許可證的復印件和質量檢驗報告。其中,營業執照顯示注冊資本80萬元。

　　一審判決及理由：

　　法院認為，原告的“雅培”商標經商標局核準注冊,至今有效，其注冊商標專用權依法應受法律保護。

　　1. 被告是否因突出使用字號而構成商標侵權

　　被告汕頭雅培公司的確是將“雅培”注冊為企業名稱中的字號,而其使用的“中美·雅培ZM· YAPEI” 標識也的確使用了“雅培”字樣，不過，根據法院查明的事實，原告主張其實施的是突出使用汕頭雅培公司字號的商標侵權行為，法院尚難認定。其一，被告汕頭雅培公司的法定代表人不僅在中國內地注冊成立了汕頭雅培公司，而且還在香港特別行政區注冊成立了中美雅培公司，兩家公司的字號均為“雅培”。其二，產品實物上記載有中美雅培公司授權，系爭網站上亦有中美雅培公司的介紹，可見侵權行為并非被告汕頭雅培公司單獨實施。其三，該標識使用的是“中美·雅培”字樣,而非“汕頭雅培”字樣，故法院尚不能認定被告汕頭雅培公司是在突出使用自己的字號。

　　2. 被告是否因使用近似商標構成商標侵權

　　首先，“ 中美·雅培ZM· YAPEI” 標識與原告的“雅培”商標是否相同或者近似? 系爭標識從其整體視覺效果而言,與“雅培”文字商標尚存在區別,不能認為相同,但該標識中的中文文字和拼音呈上下排列,且中文文字的字號顯著大于拼音字母的字號,可以認為 “中美·雅培”系該標識的主要識別部分,而且其“雅培”文字與原告的中文商標文字相同,故就標識本身而言,以相關公眾的一般注意力為標準來判斷,該標識顯然與原告的“雅培”商標近似。

　　其次，從原告商標的注冊情況來看，原告企業名稱中的“ABBOTT”一詞，其最初的中文翻譯是“阿波特”，“雅培”并不是該單詞的標準中文翻譯,故法院可以認定“雅培”是原告結合了其商品特性而生造的諧音詞,該文字商標標識本身即具有較高的顯著性。而且,原告的“雅培”商標(第1324114號)早在1999年10月即已注冊,核定使用在第29類的牛奶、牛奶制品等商品上。原告查詢所得的資料也顯示，至少從2001年4月開始,原告在我國境內就已經使用“雅培”作為其中文譯名中的字號,這與原告的中文注冊商標形成了呼應。2004年8月,原告的“雅培”商標(第3907887號)又在第5類的醫用營養品、嬰兒食品等商品上獲得注冊。原告的商標、字號一體化戰略,使“雅培”商區分商品來源的功能更為明顯,并逐步產生商品質量的表彰功能。2007年9月,原告注冊在牛奶制品等商品上的“雅培”商標(第1324114號)被商標局認定為馳名商標,法院有理由相信，該商標的影響力會自然而然地延伸到后續注冊的、核定使用在醫用營養品、嬰兒食品、非醫用營養粉等商品上的“雅培”商標。因此,原告的商標不僅具有高顯著性,而且具有高知名度。

　　再次,原、被告的商品是否相同或者類似商品? 被告汕頭雅培公司經營的牛初乳營養素、奶米粉、奶伴、營養米粉和葡萄糖等產品均介紹其適用人群為嬰幼兒，故這些產品均為嬰幼兒食品,正好落入了原告第3907887號“雅培”注冊商標的核定使用商品的范圍,與該商標核定使用的嬰兒食品屬于相同商品。此外，被告汕頭雅培公司經營的部分產品,如牛初乳營養素等,亦以牛奶制品為主要原料，可與原告“雅培”馳名商標核定使用的牛奶制品構成近似商品。

　　綜上所述,被告汕頭雅培公司未經原告許可,擅自在嬰幼兒食品上和網站宣傳中使用“中美·雅培·YAPEI” 標識顯然會導致相關公眾對原告和被告汕頭雅培公司的奶制品、嬰幼兒食品的來源產生誤認,該使用行為已經構成商標侵權,被告汕頭雅培公司理應停止使用該含有“雅培”字樣的標識并賠償損失。被告朱某銷售上述侵犯注冊商標專用權的商品亦構成侵權,理應承擔停止侵權的民事責任。

　　3. 被告注冊“雅培”字號是否構成不正當競爭

　　從本案證據來看,原告早在2001年年4月即已在我國境內使用“雅培”作為其中文譯名中的字號,而且被評為世界500強企業和美國100強企業之一。與此相應的是,“雅培”作為注冊商標也體現著它所具有的良好的經濟價值,直至2007年9月原告注冊并使用在“人用藥品”、“牛奶制品”商品上的“雅培”商標被商標局認定為馳名商標,更是彰顯了原告注冊商標的含金量。由此可見,“雅培”無論是作為字號還是商標,均具有極高的市場號召力和巨大的商業價值。原告為此所付出的商業努力應該獲得尊重,其正當的競爭利益亦應依法受到保護。反觀被告汕頭雅培公司的行為,其將企業名稱中的字號注冊為“雅培”,并用于嬰幼兒食品的經營的主觀故意至為明顯。被告汕頭雅培公司成立于2008年1月，理應知道“雅培”商標已經被認定為馳名商標。被告汕頭雅培公司在沒有合理理由的情況下,選用“雅培”作為其字號,其正當性即已存疑。

　　作為一個注冊資本金僅8萬元的有限公司,被告汕頭雅培公司本不具有嬰幼兒米粉的經營范圍,但在其向被告朱春蘭提供的企業證照復印件上,其注冊資本卻變成了80萬元,而且本來經營范圍中的“米面制品(非嬰幼兒米粉)也變成了“米面制品(營養米粉)、乳制品(營養素)”。在被告汕頭雅培公司經營的嬰幼兒食品的包裝物上所出現的食品衛生許可證號甚至與其自已提供給被告朱某的復印件所記載的內容都對不起來。這一系列變化使得被告汕頭雅培公司突然具備了生產、銷售嬰幼兒食品的資格和能力,從而具備了同原告競爭的可能性。法院完全有理由相信,被告汕頭雅培公司在主觀上具有搭“雅培”商標便車的故意,其行為違反了公平競爭、誠實信用的原則,也違反了公認的商業道德,而且正如上述所分析的,其行為必然在客觀上導致相關公眾對原、被告的商品來源產生混淆,并給原告帶來不可避免的經濟損失。被告汕頭雅培公司應對其惡意注冊字號的不正當競爭行為承擔停止不正當競爭行為、賠償損失等民事責任。

　　有關被告汕頭雅培公司的賠償數額問題,根據我國法律規定,可以權利人的損失或者侵權人的獲利來計算。不過,現有的證據未能體現原告損失或被告汕頭雅培公司獲利的具體數額,故法院依法適用法定賠償。

　　承辦律師辦案心得：

　　本案系一起典型的商標和商號的權利沖突案件，此類案件也是目前知識產保護和知識產權審判中一個難題。一些惡意經營者將與他人知名商標相同或近似的文字作為自己企業名稱中的字號進行同業競爭，此類行為不僅損害了權利人的合法權益，也破壞了公平競爭的市場秩序，同時也損害了消費者與相關公眾的利益。

　　惡意經營者的手法已經由簡單地在將他人知名商標注冊為自己商號，演變為利用其貌似合法的工商登記形式掩蓋其搭乘知名商標商譽便車的惡意，如通過在境外（主要是香港）注冊一個公司，該公司名稱中包含他人知名商（如本案的“雅培”字樣），隨后在大陸地區大肆進行相同或相似產品的生產與銷售，并在其網站或其他宣傳材料中突出宣傳其商號。

　　本案所涉及的侵權事實包括商標侵權和不正當競爭，如僅僅起訴商標侵權，在現有商標法律體系下，無法達到要求被告停止使用“雅培”商號的目的。因此，代理律師制定了同時起訴被告構成商標侵權和不正當競爭的訴訟策略，依據《反不正當競爭法》的靈活性和涵蓋性為客戶提供了達成訴訟請求的路徑。

　　由于在現行商標立法中缺少相應的明確法律規定，此類案件主要依靠《反不正當競爭法》來解決。在審判實踐中，由于在《反不正當競爭法》中找不到具體的對應條款，法官目前的做法是將《民法通則》第四條和《反不正當競爭法》第二條確立的誠實信用原則直接作為判決依據。

　　法院在判斷將他人的知名商標登記為企業名稱的行為是否具有惡意是通常考慮以下三個原則：1.保護在先權利原則，即首先必須區分商標權與商號權的產生時間；2.在先商標權的知名度原則，即在先商標權必須具有一定的知名度；3.禁止混淆原則：將他人知名商標登記為企業名稱的行為已經造成或應當造成混淆。

　　上述三項原則亦是代理律師收集、組織證據的原則。

　　（上海市協力律師事務所沙海濤律師，本案原告雅培制藥有限公司代理人）