上海市高級人民法院

民 事 判 決 書

（2014）滬高民三（知）終字第35號

上訴人肖金安。

委托代理人張小潭，上海偉創律師事務所律師。

被上訴人（原審被告，原審反訴原告）周俊，男，****年**月**日出生，漢族，住上海市浦東新區浦東大道1097弄*號*室。

被上訴人（原審被告，原審反訴原告）上海泛華緊固系統有限公司，住所地上海市浦東新區新金橋路XXX號XXX室。

法定代表人周俊。

上述兩被上訴人的共同委托代理人姜曉慧，上海樂言律師事務所律師。

上述兩被上訴人的共同委托代理人鄭惠珍，上海樂言律師事務所律師。

上訴人肖金安因專利合同糾紛一案，不服上海市第一中級人民法院（2013）滬一中民五（知）初字第115號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年4月10日公開開庭進行了審理。上訴人肖金安及其委托代理人張小潭，被上訴人周俊、被上訴人上海泛華緊固系統有限公司（以下簡稱泛華公司）的共同委托代理人姜曉慧到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

本案一審中，原告訴稱：其與被告周俊于2007年9月簽訂《專利與專有技術全面戰略合作合伙合同》（以下簡稱《合作合伙合同》），約定把該合同第二條列明的八項專利與專有技術無限期地許可給被告泛華公司使用，入門費人民幣（以下幣種同）100萬元，其中1－5項技術入門費合計40萬元，于2008年3月底前支付，6、7兩項技術入門費60萬元，于正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術前支付。后原告與被告泛華公司于2008年1月簽訂《專利實施許可合同》，涉及上述《合作合伙合同》中的技術1、4，并將《合作合伙合同》中的1－5項技術入門費由40萬元調整為10萬元，同時原告將自己在武漢工廠的百萬支生產線設備以30萬元的價格賣給被告泛華公司。此后，原告依約將設備搬到上海，并對被告泛華公司進行技術指導，被告周俊利用原告技術成立兩家公司，被告泛華公司也利用原告技術6、7啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術，生產滾壓外螺紋管件，獲得重大利益，但兩被告僅支付原告技術入門費10.3萬元，尚拖欠原告技術入門費59.7萬元及設備轉讓款30萬元。原告依法索要欠款無果，特請求法院判令：1、兩被告支付原告專有技術及專利權許可使用費59.7萬元；2、兩被告支付原告設備轉讓款30萬元。

兩被告共同辯稱：1、技術6、7仍登記在原告名下，未許可和轉讓給被告，被告沒有啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目，亦沒有掌握任何實施該兩項技術的條件，故該60萬元的付款條件尚不具備，原告要求被告支付60萬元的請求沒有法律和事實依據；2、被告已根據《專利實施許可合同》的約定將設備轉讓款支付給原告，原告亦已書面簽字確認收到上述款項，故要求被告支付設備款的請求沒有事實和合同依據。

同時兩被告反訴訴稱：其與反訴被告肖金安于2008年1月簽訂的《專利實施許可合同》約定，肖金安許可泛華公司實施滾壓螺紋管接頭、管道連接外螺紋軸向滾絲機、滾壓形成內螺紋、自鎖式三面受力快速管子鉗等專利和專有技術，并交付相關的技術資料，專利許可使用費合計10萬元，同時約定泛華公司向肖金安購買實施專利相關的生產線設備，設備費為30萬元。現泛華公司已按約向肖金安支付了五項專利的許可使用費10.3萬元及設備費301，907元，而肖金安僅向泛華公司轉讓了滾壓螺紋管接頭、管道連接外螺紋軸向滾絲機兩項專利，且交付的滾壓螺紋管接頭專利技術存在嚴重瑕疵，導致泛華公司投入資金后一直處于虧損狀態；未交付管道連接外螺紋軸向滾絲機專利技術除專利文獻外的相關技術資料而導致該技術未能實施；合同下的其他技術資料未交付。另外，肖金安還利用泛華公司的人員、設備、技術完成個人的發明，成立與泛華公司有競爭關系的企業，試圖轉讓泛華公司相關專利等。故反訴原告認為反訴被告肖金安違反了《專利實施許可合同》的約定，給反訴原告造成了嚴重的經濟損失，請求法院判令：1、反訴被告向反訴原告返還專利許可使用費8萬元；2、反訴被告向反訴原告支付違約金8萬元；3、反訴被告賠償反訴原告直接實際損失227，186.38元；4、反訴被告承擔本案全部訴訟費用。

反訴被告辯稱：1、反訴原告未成立新公司，拖欠許可費、設備款，違約在先；2、《專利實施許可合同》僅針對技術1、4，其他非專利技術尚未成型，反訴原告不要求使用也無法使用；3、技術1、4已許可給反訴原告使用，技術資料完整，不存在瑕疵，反訴原告也已經使用并產生了相應的收益；4、反訴被告不存在將職務發明自己申報專利的問題，不存在違約行為和侵犯反訴原告專利權的行為。

原審法院經審理查明：

2007年9月16日，原告與被告周俊簽訂《合作合伙合同》，約定為了促進和推廣滾壓管道螺紋和有扭控無酸洗拉拔技術在全球的運用，雙方決定在2008年12月31日前在上海或海外合作組建二家股份有限公司。并約定，自合同簽訂之日起，被告泛華公司為以下所有專有技術和專利全球唯一獨占排它性無限期使用權擁有人：①滾壓管道螺紋接頭（以下簡稱技術1），②滾壓形成的內螺紋（以下簡稱技術2），③自鎖式三面受力快速管子鉗（以下簡稱技術3），④管道連接外螺紋軸向滾絲機（以下簡稱技術4），⑤腳手架鋼管絲桿調節裝置（以下簡稱技術5），⑥金屬材料棄銹方法及裝置（以下簡稱技術6），⑦金屬表面環形清理方法及裝置（以下簡稱技術7），⑧肖金安先生其他專有技術。在新公司成立之前，被告泛華公司同意出資一百萬，以下列方式支付給合伙人，作為上述合同項下專利權及專有技術入門費：在2007年10月31日前支付20萬，用于合同第二條①②專利；在2007年11月30日前支付10萬，用于合同第二條③專利；在2008年3月31日前支付10萬，用于合同第二條④⑤專利；在正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目前支付60萬。在上述各個款項未支付前，上述相對應的專利所有權和使用權仍為合伙人肖金安所有。一旦上述各個款項支付完畢，被告泛華公司即時分別地為本合同上述專利技術的全球唯一獨占排它性無限期專利及專有技術使用人。一旦本合同上述兩個新公司成立，被告泛華公司必須自動將上述專利使用權轉移至新公司。

2008年1月1日，肖金安、肖肖（肖金安之子）與被告泛華公司簽訂《專利實施許可合同》，約定鑒于許可方肖金安和肖肖擁有滾壓螺紋管接頭和管道連接外螺紋軸向滾絲機專利和一套年產百萬支的滾壓管外螺紋接頭生產線，并擁有實施該專利所涉及的技術秘密，相關配套產品及工具和工藝，鑒于被許可方泛華公司對許可方的專利技術有所了解，希望獲得許可而實施該專利技術及所涉及的技術秘密、相關配套產品及工具和工藝等，雙方一致同意簽訂本合同。其中名詞和術語定義條款中專利指滾壓螺紋管接頭和管道連接外螺紋軸向滾絲機及其后繼相關的衍生專利；技術秘密在本合同中也同時是指生產滾壓形成內螺紋和自鎖式三面受力快速管子鉗的相關技術及設備，上述二種產品及其將來申請成功的相關專利屬本合同轉讓范疇；合同產品指被許可方使用本合同提供的專利技術制造的產品，其產品名稱為滾壓螺紋管接頭，管道連接外螺紋軸向滾絲機，滾壓形成內螺紋和自鎖式三面受力快速管子鉗。許可方向被許可方提供滾壓螺紋管接頭，管道連接外螺紋軸向滾絲機，滾壓形成內螺紋和自鎖式三面受力快速管子鉗全部專利文件，同時提供為實施該專利而必須的工藝流程文件，直接提供設備及提供設備清單，用于制造該專利產品，并提供實施該專利所涉及的技術秘密及其它技術。

本合同涉及的使用費、武漢市江岸區滾壓螺紋標準件廠現在使用的百萬支生產線購買費（以下簡稱“設備費”）為40萬元，采用分期付款方式：合同生效后15日內，被許可方即支付使用費10萬元給許可方；許可方聽被許可方電話通知后十天之后將現在武漢生產的年產百萬支生產線運至上海被許可方指定的廠房安裝調試；待許可方指導被許可方生產出本合同的合格產品5萬支后10日內再向許可方支付設備費10萬元；其余設備費20萬，按銷售額10%提成所得，每2個月結算一次，直至全部付清。許可方拒不提供合同所規定的技術資料，技術服務及培訓，被許可方有權解除合同，要求許可方返還使用費，并支付違約金100%及被許可方的實際經濟損失。

2008年8月8日，肖金安、肖肖與泛華公司簽訂《專利權轉讓合同》，約定鑒于轉讓方擁有滾壓螺紋管接頭和管道連接外螺紋軸向滾絲機專利，受讓方泛華公司希望獲得該專利權，轉讓方同意將其擁有的專利權轉讓給受讓方，其中轉讓費及支付方式參見專利實施許可合同及其補充合同。

原審法院另查明：

滾壓外螺紋管接頭實用新型專利，專利號ZLXXXXXXXX.4，專利權人肖肖、肖金安，授權公告日2004年1月14日，2009年10月專利權人變更為泛華公司。管道連接外螺紋軸向滾絲機發明專利，專利號ZLXXXXXXXXXXXX.2，專利權人肖金安，授權公告日2006年4月19日，2009年10月專利權人變更為泛華公司。金屬棒和管材棄銹裝置發明專利，專利號ZLXXXXXXXXXXXX.6，專利權人肖金安，專利申請日2005年12月31日，授權公告日2009年12月16日。金屬材料表面環型清理機發明專利，專利號ZLXXXXXXXXXXXX.3，專利權人肖金安，專利申請日2006年2月17日，授權公告日2010年2月3日。

被告泛華公司的宣傳資料上載明，泛華公司其前身為成立于1996年的上海泛華貿易咨詢有限公司，……從2000年4月世界上第一支鍍鋅焊管滾壓螺紋研發成功、2004年1月獲得國家實用新型專利（專利號：ZLXXXXXXXX.4）、2006年4月獲得國家發明專利（專利號：ZLXXXXXXXXXXXX.2），到2008年8月被上海市科委評為上海市高新技術成果轉化項目、2009年6月獲上海市科技型中小企業科技創新基金資助，……。

被告2008年1月－2011年10月PCFS支付給原告款項部分匯總表簽收單中記載有15條款項記錄，其中序號1“103，000按雙方簽署的專利轉讓合同支付肖金安第一筆合同款支付日期2008年1月”，序號2“100，000按雙方簽署的專利轉讓合同支付肖金安第二筆合同款支付日期2008年8月8日”，序號4“19，907按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2009年1月”，序號5“23，015.5按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2009年12月”，序號6“51，984.5按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2009年12月”，序號7“52，000按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2010年10月”，序號8“15，000按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2011年3月”，序號9“20，000按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2011年6月”，序號10“20，000按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款支付日期2011年7月”。另外，肖金安在上述簽收單上簽字確認，并注明“序號6、7請查閱單據，其它項目數字正確。2012.12.18”。同時被告提供了付款憑證與上述9筆款項記錄相對應，對此，原告亦予以認可。

另外，庭審中雙方均確認《專利實施許可合同》是對《合作合伙合同》部分條款的變更，將《合作合伙合同》中技術1－5的入門費由40萬元調整為10萬元，但原告方認為因技術2、3、5是未成形技術，故《實施許可合同》實質上是針對技術1、4，被告方則認為《實施許可合同》系針對技術1－5。另外，雙方也確認《合作合伙合同》中的有扭控無酸洗拉拔成套技術項目指技術6、7。

原審法院認為：本案系專利合同糾紛，雙方當事人所簽訂的《合作合伙合同》、《專利實施許可合同》均系真實意思表示，應屬合法有效，雙方均應按照合同約定全面履行自己的義務。

關于原告肖金安的本訴請求，其分別依據《合作合伙合同》、《實施許可合同》主張許可使用費59.7萬元和設備款30萬元。原審法院認為，關于許可使用費，雙方的爭議焦點在于關于有扭控無酸洗拉拔成套技術項目的60萬元付款條件是否成立。根據《合作合伙合同》的約定，在正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目前，被告泛華公司應支付原告60萬元。對此，雙方確認該項目指涉《合作合伙合同》項下的技術6、7，而對于付款條件的理解，原告認為只要啟動了該項目，投入了資金、設備、培訓即具備付款條件，并不需要規模化生產；被告則認為應已確定人員、設備、實施方案等，可以進行規模化生產才符合相應付款條件。原告在此提供了被告泛華公司的證明、高忠興的證言、楊漢林的證言，以證明被告泛華公司已經實施了技術6、7，具備了付款條件。但原審法院對上述證據認證認為，泛華公司對其開具的證明的反駁證據成立，高忠興的證言涉及的是與本案無關的專利，楊漢林的證言并不能達到原告的證明目的，因此對于原告提供的上述三份證據，原審法院均不予采信。故原告提供的現有證據不足以證明被告已經實施了技術6、7，或是為實施技術6、7投入了資金、人力、設備等，進行了相應的準備。在此情況下，原告要求被告支付《合作合伙合同》項下的60萬元缺乏事實和合同依據，原審法院不予支持。

關于設備款，被告提供的經原告確認的款項部分匯總表簽收單上載明，第1、2、4－10筆款項系支付給原告的合同款，共計404，907元。被告據此認為已完成了合同項下30萬元設備款的付款義務，原告雖認為第2筆款項系借支款，第4－10筆款項系傭金，并非合同款，但對此均未提供相應的證據予以證明，故原告的反駁主張難以成立，對于原告的設備款訴請，原審法院不予支持。

關于被告的反訴請求，其依據《實施許可合同》主張原告返還專利許可使用費8萬元、支付違約金8萬元，以及要求原告賠償直接經濟損失227，186.38元。原審法院認為，關于專利許可使用費和違約金，雙方的爭議焦點在于《實施許可合同》的標的實質上系技術1－5，還是技術1、4，以及原告對于技術資料的交付是否完整。根據合同的鑒于條款、名詞和術語的定義，以及應交付文件內容的記載，合同標的應指向技術1－5，原告亦承認該合同將技術1－5的入門費由40萬調整為10萬。但是，原審法院也注意到，首先，在合同簽訂時技術1、4系專利技術，而技術2、3、5，原告認為系未成形技術，被告亦不能明確其具體技術內容，故技術2、3、5本身指代的技術內容不明確；其次，合同對使用費和設備費約定了分期付款方式，根據被告提供的2008年1月－2011年10月PCFS支付給原告款項部分匯總表簽收單，被告已于2008年1月至2011年7月間分期支付給了原告合同項下的所有款項；再則，被告在2008年1月簽訂合同，直至履行完畢合同項下的付款義務，以及至本案訴訟前，均未就涉案許可合同的履行情況向原告提出過異議；另外，許可合同簽訂后，雙方又就技術1、4單獨簽訂了《專利權轉讓合同》，并已辦理了專利權轉移登記，轉讓費參見《實施許可合同》，而被告在其公司宣傳資料上亦記載其享有技術1、4的專利權。綜上所述，從合同標的本身及合同履行情況來看，均反映了涉案合同實質上系針對技術1、4，且雙方對此業已履行完畢。被告之后再主張原告未交付技術2、3、5，交付的技術4不完整，并以此要求原告返還許可使用費和支付違約金，缺乏相應的事實依據，原審法院不予支持。

關于直接經濟損失，被告提供的損失憑證系經被告審核確認的報銷費用，被告并未提供證據證明上述費用系由原告為個人目的所支出，構成被告的直接經濟損失。此外，被告認為原告在任職期間，以個人名義申請的三項專利應屬職務發明，亦未提供證據予以證明。故對被告的上述反訴請求，原審法院不予支持。

綜上所述，原告未能證明其主張的專利許可使用費已具備合同約定的付款條件，而其主張的設備轉讓款，在被告提供證據證明已經支付的情況下，原告未能提供相應的反駁證據，故其本訴訴請應予駁回。被告主張原告返還許可使用費、支付違約金、賠償經濟損失的反訴請求，亦缺乏相應的事實和合同依據。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第二條之規定，原審法院判決：一、駁回原告（反訴被告）肖金安的全部本訴訴訟請求；二、駁回被告（反訴原告）周俊、泛華公司的全部反訴訴訟請求。本案一審本訴案件受理費12，770元，由原告肖金安負擔；本案一審反訴案件受理費3，554元，由被告周俊、泛華公司負擔。

一審判決后，肖金安不服對本案本訴的判決，向本院提起上訴。其上訴請求為：撤銷原判，判令兩被上訴人支付專有技術及專利權許可使用費49.7萬元，支付設備轉讓款30萬元。其主要上訴理由為：一、關于有扭控無酸洗拉拔成套技術60萬元使用費的付款條件已經成就，泛華公司啟動該項技術的最后期限是2008年12月31日，過期則泛華公司無論是否啟動該技術均需支付使用費；周俊已經啟動該技術，但故意不實施該技術。二、被上訴人支付給上訴人的404，907元設備款中，存在一款二用，其中201，907元實際是被上訴人支付給上訴人的銷售傭金，并非設備款。

周俊、泛華公司答辯認為：一、有扭控無酸洗拉拔成套技術相關的技術6、7并未達到實施條件，被上訴人并未正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目。二、設備轉讓款已經全部支付給上訴人。

本案二審中，肖金安向本院提交以下新的證據材料：一、2008年4月3日泛華公司與武漢友發鋼管有限公司簽訂的合同，目的是證明肖金安幫助泛華公司在武漢銷售貨物，從而產生傭金；二、任丘市誠達硬質合金模具有限公司給泛華公司的增值稅發票、泛華公司付款憑證、泛華公司購買的設備實物照，目的是證明泛華公司購買了冷拉機及模具，用于有扭控無酸洗拉拔成套技術的生產；三、泛華公司注冊檔案，證明泛華公司為實施有扭控無酸洗拉拔成套技術對經營范圍進行了變更；四、肖金安自行制作的獎金匯總表，目的是證明在武漢銷售的傭金。周俊、泛華公司質證認為：對于證據材料一，認可真實性，但該合同不能證明存在傭金；對于證據材料二，認可真實性，但泛華公司購買拉拔機系用于鋼材拉直，并非用于啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目；對于證據材料三，認可真實性，但并不能證明泛華公司啟動了有扭控無酸洗拉拔成套技術項目；對于證據材料四，該材料系肖金安自行制作，不認可真實性。本院認為：證據材料一與本案無關聯；被上訴人對證據材料二的反駁意見成立，被上訴人購買該設備的事實無法證明其已正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目；證據材料三只能證明泛華公司變更了經營范圍，不能證明其正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目；證據材料四系肖金安自行制作，本院難以認可其真實性，不能作為二審新證據。綜上，對于上訴人肖金安在二審中提交的新證據材料，本院均不予采信。

被上訴人周俊、泛華公司在二審中未提交新的證據材料。

本院經審理查明，兩被上訴人的共同委托代理人應為姜曉慧，原審判決誤寫為姜曉惠，本院在此特予更正。原審判決認定的事實屬實。

本院認為，本案當事人之間簽訂的《合作合伙合同》、《專利實施許可合同》等均系雙方真實意思表示，合同合法有效，各方應當依約履行。本案的爭議焦點是：一、關于有扭控無酸洗拉拔成套技術的60萬元使用費的付款條件是否已經成就；二、設備轉讓款是否已經支付。

一、關于有扭控無酸洗拉拔成套技術的60萬元使用費的付款條件是否已經成就。本案雙方通過《合作合伙合同》約定，在正式啟動有扭控無酸洗拉拔成套技術項目前支付60萬元的使用費。關于如何理解“正式啟動前”，雙方雖有不同理解，但一致認為需被上訴人就該項目投入資金、設備等生產資源。但本案現有證據并不能證明泛華公司已經正式啟動該項目或為正式啟動該項目而投入專門的生產資源，因此本院認為付款條件并未成就。至于肖金安認為啟動該技術項目的最后期限是2008年12月31日，過期則泛華公司無論是否啟動該技術均需支付使用費，本院認為該意見并無合同依據和法律依據，本院不予支持。至于肖金安關于被上訴人故意不實施該技術的意見，本院認為該技術是否應當實施并不在本案的審理范圍之內，因此對此上訴理由本院亦不予支持。

二、設備轉讓款是否已經支付。關于該筆設備款，雙方爭議在于2008年1月-2011年10月PCFS支付給肖金安款項部分匯總表簽收單中序號4-10的合計金額為201，907元款項的性質。肖金安認為此201，907元系其幫助被上訴人在武漢銷售管接頭的傭金，周俊與其曾就支付銷售傭金達成口頭協議；而周俊、泛華公司則認為，其與肖金安并未達成過傭金協議，匯總表簽收單中序號4-10的款項已明確為專利轉讓合同的部分款，該筆款項屬于支付給肖金安的設備款，并不存在一款二用問題。本院認為，2008年1月-2011年10月PCFS支付給肖金安款項部分匯總表簽收單中序號4-10的款項，其后均有“按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款”，該簽收單有肖金安簽字，其真實性毋庸置疑。根據“按雙方簽署的專利轉讓合同，公司管接頭銷售10%傭金，作為專利轉讓合同的部分款”的文字內容，已明確序號4-10的款項為設備轉讓款，并可與《專利實施許可合同》關于其余設備費按銷售額10%提成結算的約定相互印證，且肖金安關于雙方已就銷售傭金達成協議的說法并無證據支持。因此，對于肖金安認為“傭金”一詞在前，就應當認定相關款項屬于銷售傭金的意見，本院難以認同。綜上，上訴人認為201，907元系其幫助被上訴人在武漢銷售管接頭的傭金、被上訴人尚未支付設備轉讓款的上訴理由，本院不予支持。

綜上所述，上訴人肖金安的上訴請求無事實和法律依據，應予駁回。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

本案二審案件受理費人民幣11，770元，由上訴人肖金安負擔。

本判決為終審判決。

審　判　長　　馬劍峰

代理審判員　　楊　捷

代理審判員　　徐卓斌

二〇一四年四月二十一日

書　記　員　　董爾慧

附：相關法律條文

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百七十條第二審人民法院對上訴案件，經過審理，按照下列情形，分別處理：

（一）原判決、裁定認定事實清楚，適用法律正確的，以判決、裁定方式駁回上訴，維持原判決、裁定