上　海　市　第　二　中　級　人　民　法　院
民　事　判　決　書

(1998)滬二中知初字第68號

　　原告唐伯飛，男，1934年12月17日出生，漢族，住上海市志丹路33號404室
　　委托代理人唐頌平，女，1962年12月3日出生，漢族，住上海市志丹路33號404室。
　　委托代理人王惠香，上海市一平律師事務所律師。
　　被告上海羅美洗手液有限公司，住所地上海市滬太支路985號。
　　法定代表人顧我先，董事長。
　　委托代理人吳漢民，該公司生產部主任。
　　委托代理人林建華，上海市第一律師事務所律師。
　　原告唐伯飛訴被告上海羅美洗手液有限公司專利許可使用費糾紛一案，于1998年8月25日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成合議庭，于1999年3月31日第一次公開開庭進行了審理。原告唐伯飛及其委托代理人唐頌平、王惠香、被告的法定代表人顧我先及其委托代理人馮劍慶、林建華到庭參加訴訟。1999年6月23日，本院第二次公開開庭進行了審理。原告唐伯飛及其委托代理人唐頌平、王惠香、被告法定代表人顧我先及其委托代理人吳漢民、林建華到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
　　原告訴稱，原告發明的“一種洗手液及其制備方法”于1987年1月3日向中國專利局申請了發明專利。1989年6月7日被授予發明專利權，專利號為:87100025.3。現該專利仍在法定保護期內。1992年5月5日被告在簽訂滬臺合資上海羅美洗手液有限公司合同的同時與原告簽訂了一份“關于羅美洗手液專利提成協議”。協議中明確約定:洗手液是唐伯飛的非職務發明，經其本人同意給被告生產銷售。協議第一條和第三條還分別約定:被告同意原告從產品營業額中提成，提成比例為百分之八。提成比例按每月實際銷售額計算。協議簽訂后，雙方基本能按約履行各自的義務。1998年3月，被告無故免除原告在被告處總經理職務，原告只得被迫離開被告。此后，被告仍然使用原告的專利技術，卻不再支付應付的專利許可費。盡管原告委托律師多次催討，但被告無任何答復。據此，原告認為被告的行為已構成違約，且繼續履行協議已成為不必要。故原告訴諸法院要求判令被告支付專利許可使用費人民幣146252元、終止履行專利提成協議及由被告承擔本案訴訟費。
　　1999年6月17日，原告提出增加訴訟請求，即要求被告支付專利提成費為人民幣267061.18元。
　　被告辯稱，1．由于原告違反了雙方簽訂的專利許可協議，故被告已終止履行與原告所簽的協議；2．原告稱1998年3月被告無故免除其職，與事實不符。事實是:原告違反了合資公司董事會章程，故董事會決定免除其職務。1998年4月，原告寫了辭職報告，被獲準；3．被告未支付專利許可使用費，是因為原告違約在先，被告也發了通知給原告。故請求法院駁回原告的起訴。
　　本案經本院公開開庭審理，對當事人的陳述及提供的證據，經過舉證、質證和辯論，本院作如下歸納:
　　一、本案當事人對下列事實無異議，本院予以確認。
　　1．原告于1987年1月3日，向中國專利局申請了名稱為“一種洗手液及其制備方法”的發明專利，1989年6月7日獲得授權。專利號為:87100025.3。
　　2．被告系1992年5月5日，由上海彭浦化劑廠和臺灣公民顧建東合資成立的企業。
　　3．1995年6月7日，原告唐伯飛與其子唐瀚東合資成立了上海羅美供銷實業有限公司(下稱“羅美供銷公司”)。經營范圍是瀝青、洗手液、清洗劑等，注冊資本100萬元。
　　4．1998年4月24日，原告唐伯飛與其妻子駱蘭亭合資成立了上海藍飛洗手液有限公司(下稱“藍飛公司”)。經營范圍是:洗手液、清洗劑、勞防用品等，注冊資本50萬元。
　　5．原告唐伯飛于1992年8月在被告公司擔任總經理職務，1998年4月，原告辭職離開了被告。
　　6．1998年5月14日，被告致函原告:原告違反了1992年5月5日原被告雙方簽訂的專利提成協議，并要求原告停止在其他單位使用原告專利號的行為。
　　7．1998年5月28日、6月10日，原告兩次委托其代理律師致函被告:原告自己投資的企業，使用原告的專利并未違反原被告雙方訂立的專利提成協議，并同時要求被告應按約支付專利提成費。
　　以上事實的相關證據是專利證書及相關附件、專利提成協議、合資合同、營業執照、信函、當事人的陳述筆錄、庭審筆錄等。
　　二、本案當事人對下列事實或對有關事實所產生的法律后果有爭議，本院予以查明:
　　1．1992年5月5日，原告(甲方)與被告(乙方)簽訂了關于羅美洗手液專利提成協議。協議內容是:羅美洗手液是唐伯飛非職務發明，并經國家專利局批準專利，經其本人同意給甲方生產銷售。協議第一條規定，甲方同意乙方從該產品營業額中提成，其提成比例為百分之八。有效期按國家有關專利政策規定；第二條規定，乙方在該產品專利有效期內，不得向外轉讓。為與其他單位聯營合作，必須以公司名義進行。第三條規定，提成按每月實際銷售額計算，幣值按實際情況為準。凡屬內銷部分，則以人民幣結算，凡屬外銷部分則按外幣結算。對該份協議，被告認為，對協議的內容及協議中的顧我先和唐伯飛的分別簽名無異議，但對原告提供的一份由被告單位蓋章的協議有異議。原告認為，當時簽訂合同時被告單位確未蓋章，后原告為保護自己的利益，要求被告補蓋公章。
　　2．庭審中，被告認為，其與原告簽訂專利許可提成協議是獨占許可。其提供的證據是:(1)1987年2月2日，上海彭浦化劑廠與原告唐伯飛等五名科技人員簽訂的技術開發及技術服務協議，其中羅美工人洗手液也作為一項技術投入到該廠，并規定提成為6%；(2)1992年5月4日，由被告根據錄音整理的記錄中談到原告將專利從廠里轉移到公司，專利不能和其他公司合作，也等于專利權賣給了公司。
　　原告認為，原告與被告簽訂的專利許可提成協議并未寫明由被告獨家生產、銷售，故該協議應屬排他許可協議。針對被告提供的1987年2月2日技術開發及技術服務協議，原告認為，該協議不能證明原告的專利是供被告獨家生產、銷售，且1992年的協議，已對該協議的有關內容作了變更。有關被告提供的錄音證據問題，原告認為，對該份錄音證據，原告事前并不知道，且錄音內容與事實不符。即便該錄音存在，也是在原被告雙方訂立協議前，并不能證明被告的觀點。
　　3．庭審中，被告陳述，因原告單獨成立了公司生產、銷售與被告相同的專利產品，故被告從1998年5月始，已不再使用原告的專利方法。但其在產品外包裝上一直使用原告的專利號至1999年3月止。同時，被告還提供了其認為與原告專利不同的產品配方。針對1998年5月始被告是否還使用原告的專利配方，被告認為，法院可采取鑒定方法認定。而原告認為，被告稱1998年5月始已不再使用原告的專利配方，與事實不符:首先被告在庭審之前從未告知過原告其已不再使用原告的專利配方；其次，被告在產品的外包裝上一直使用原告的專利號，并在對外宣傳中一直稱其為專利產品；再次，現在對以前已生產、銷售的產品進行鑒定，客觀上不具備條件。故原告認為，對被告是否使用原告專利配方，無需進行鑒定。
　　4．1998年4月28日，“藍飛公司”(甲方)與上海匯紅日用化學晶廠(下稱“匯紅廠”)(乙方)簽訂了委托加工協議，協議內容為；甲方愿將自己的專利產品委托乙方加工，對有關加工洗手液的原材料規格、制備方法、數量、交貨問題、加工費等作了具體規定，并規定銷售權歸“藍飛公司”享有。
　　5．本案審理中，原告對有關“羅美供銷公司”的出資情況提供了唐瀚東出具的證明該合資企業的合資款系由唐伯飛一人出資的情況證明。對此證據，被告認為，與工商登記中記載的該公司的出資是由唐伯飛與唐瀚東各出資50萬元的事實不符。
　　6．被告在審理中提供了自1998年4月至1999年3月銷售羅美洗手液的收入情況總計為3051743.24元。(其中1998年4月為385056.39元)。針對被告提供的銷售收入情況，原告認為，1998年4月，被告與原告開辦的“羅美供銷公司”有業務往來，該公司的銷售記錄中可證明其銷售收入為647810.04元。故被告提供的1998年4月的銷售收入與事實不符。對被告提供的1998年5月至1999年3月的銷售收入原告未提出異議。經原被告雙方分別核對1998年4月的銷售賬目，并經本院查對，被告1998年4月至1999年3月的銷售收入為3051743.24元。
　　7．審理中，被告認為，唐伯飛在被告公司任職期間成立“藍飛公司”從事與被告公司相同的專利產品系違反被告公司章程的行為，故原告已構成了違約；與此同時，被告還提出唐伯飛在1998年4月之前，多領取了專利提成費(即董事長顧我先應得的份額)以及1998年4月至1999年3月唐伯飛應提的專利提成費中也應扣除顧我先應得的份額，并要求本院在本案中一并處理。審理期間合議庭告知被告對有關唐伯飛是否多提取應由顧我先分得的專利提成費與本案是兩個不同的法律關系，且訴訟主體也不一致，故對此事宜應另案起訴。
　　以上事實的相關證據是技術開發及技術服務協議、錄音記錄、被告的產品配方、被告產品實物、委托加工協議書、被告的銷售收入證明，被告與“羅美供銷公司”的銷售記錄、當事人的陳述筆錄、庭審筆錄等。
　　本院認為，我國技術合同法實施條例規定，專利實施許可合同，是指專利權人或者其授權的人作為轉讓方許可受讓方在約定的范圍內實施專利，受讓方支付約定使用費所訂立的合同，專利實施許可合同可以采取獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可等形式，排他實施許可合同的轉讓方除履行法律和合同規定的各項義務外，不得在已經許可受讓方實施專利的范圍內，就同一專利與第三方訂立專利實施許可合同。獨占實施許可合同的轉讓方除履行排他實施許可合同轉讓方的義務外，不得在已經許可受讓方實施專利的范圍內實施該專利。最高人民法院《關于正確處理科技糾紛案件的若干問題的意見》規定，排他實施許可合同的轉讓方不具備實施其專利技術的條件，與另一單位合作實施該項專利技術，或者通過技術入股聯營實施該專利技術，可視為轉讓方自己實施該項專利技術，不按違約處理，但轉讓方就同一專利技術與多個單位合作實施或人股聯營的，應按違約處理。對本案原、被告雙方簽訂的專利提成協議，因該協議只約定該專利不得向外轉讓，并未明確約定轉讓方自己不得在已經許可受讓方實施專利的范圍內實施該專利，故該協議應屬排他實施許可合同。至于原告唐伯飛與其妻子、兒子共同成立的“藍飛公司”、“羅美供銷公司”以及“藍飛公司”委托“匯紅廠”加工的行為，是否可視為轉讓方自己實施該專利技術的行為，本院認為，首先，“藍飛公司”與“羅美供銷公司”的企業性質均為私營企業，有關公司的出資情況均來源于唐伯飛個人，故該兩公司應視為唐伯飛自己成立的企業。其次，“匯紅廠”的加工行為，因其最終產品的銷售權是由“藍飛公司”行使，故應視為“藍飛公司”自己實施專利的行為。綜上，本院認為，唐伯飛作為排他實施許可合同的轉讓方，其自己實施專利的行為并未超出法律規定和合同約定的范圍。關于本案被告提出唐伯飛在被告公司任職期間成立“藍飛公司”從事與被告公司相同的專利產品系違反被告公司章程的行為，因公司章程調整的行為，系公司內部問題，與本案的合同糾紛是兩個不同的法律關系，故其行為不屬本案處理范圍。關于被告認為其于1998年5月開始，已不再使用原告的專利配方，故不應再支付原告專利許可費，本院認為，從被告提供的書面配方材料看，不能證明被告于1998年5月始已不再使用原告的專利配方，從有關原告提供的證明被告在1999年3月止仍使用原告的專利號的產品實物看，也無法鑒定出被告自1998年5月始至1999年3月止所使用的是什么產品配方。因被告客觀上無法提供可供鑒定的產品實物，且被告自己也陳述其在產品外包裝上使用原告專利號直至1999年3月為止。鑒于上述情況，本院認為，應推定為被告自1998年5月至1999年3月止，仍使用原告的專利配方，應向原告支付專利許可費。具體費用應根據合同約定的原則計算，即按照被告1998年4月至1999年3月的實際銷售額乘以8%進行計算。鑒于原被告雙方履行專利提成協議的實際情況，本院認為，原被告雙方客觀上已無再繼續履行該協議的可能，故原被告雙方簽訂的專利提成協議應終止履行。據此，依照《中華人民共和國技術合同法》第四十一條第(一)項、《中華人民共和國技術合同法實施條例》第七十條、第七十三條之規定，判決如下:
　　一、原告唐伯飛與被告上海羅美洗手液有限公司于1992年5月5日簽訂的專利提成協議終止履行；
　　二、被告上海羅美洗手液有限公司于本判決生效之日起十日內支付原告唐伯飛專利提成費人民幣244139元。
　　本案訴訟費人民幣6516元，由原告負擔559元，被告負擔5957元。
　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市高級人民法院。
　　當事人上訴的，應在遞交上訴狀次日起七日內按本判決確定的一審案件受理費同等金額向本院預交上訴受理費。逾期不交的按自動撤回上訴處理。

審　判　長　薛春榮   
代理審判員　陸衛民   
代理審判員　陳　默  

　 
一九九九年七月九日

書　記　員　嵇　瑾